파트너 변호사/변리사 현승엽입니다.

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A사가 B에게 특정 기술의 개발을 의뢰하고 그 대가를 지불했다면, 개발 과정에서 나온 발명에 대한 특허권은 과연 누구의 것일까요?

 

 

 

많은 기업들이 기계 설계, 소프트웨어 개발 등을 외부 업체나 개인에게 의뢰하고 또는 의뢰를 받게 됩니다.

 

이처럼 기술개발을 의뢰하는 계약, 이른 바 기술 개발 계약에서 ‘특허를 받을 수 있는 권리(a.k.a. 출원권)’의 귀속 문제는 빈번하게 발생하는 분쟁 유형 중 하나입니다.

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특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 권리를 승계한 자에게 있습니다.

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여기서 ‘발명자’란 “발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하는 등 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여”한 자를 의미합니다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 2011다67712 판결 등).

 

 

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그렇다면 개발을 의뢰하고 비용을 지불한 회사는 당연히 ‘권리를 승계한 자’가 될까요?

 

 

우리 법원과 특허심판원은 대체로 “개발의뢰를 하고 그 대가를 지불한 사정이 있다고 하여 특허를 받을 수 있는 권리까지 승계를 받은 것이라고는 인정할 수 없다(특허심판원 2002.3.29. 2001당611 심결 등)”는 입장을 보입니다.

그러나, 실제로 권리 승계가 있었는지 여부는 여전히 계약서의 구체적인 문언과 당사자 간의 의사표시 해석​에 따라 개별적으로 판단될 문제입니다.

 

 

 

“재판부는 특허를 받을 권리가 피고에게 일부라도 승계되지 않았다고 명확히 판단하였고,

원고인 발명자의 소중한 권리는 온전히 지켜졌습니다.”

 

 

 

저, 현승엽 변호사는 바로 이 ‘특허를 받을 권리’의 승계 여부가 문제 된 소송에서, 원고 발명자 측을 대리하여 전부 승소 판결을 이끌어냈습니다.

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해당 소송에서 상대방(피고)은 계약서를 근거로 자신들이 발명에 대한 권리를 승계했다고 주장했습니다.

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이에 저, 현승엽 변호사는 계약서의 문언 하나하나를 면밀히 분석하는 것은 물론, 계약 체결 당시의 정황, 양측이 주고받은 서신, 심지어 상대방이 제출한 증거들까지 ​종합적으로 검토하여, ‘특허를 받을 권리’가 피고에게 전혀 승계되지 않았음을 논리적으로 주장하고 입증했습니다.

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그 결과, 재판부는 저의 주장을 받아들여 특허를 받을 권리가 피고에게 일부라도 승계되지 않았다고 명확히 판단하였고, 원고인 발명자의 소중한 권리는 온전히 지켜졌습니다.

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기술개발 계약은 통상적으로 일반적인 제품 납품 계약 등에 포함되어 체결되는 경우가 많으며, 그 과정에서 발명된 기술에 대한 권리 귀속 관계가 불분명하게 기재되는 일 또한 비일비재합니다.

 

이러한 모호함은 훗날 양측 모두에게 큰 손실을 야기하는 분쟁으로 이어질 수 있습니다.

 

따라서 기술개발과 관련된 계약을 체결하시기 전에는 반드시 법률과 IP 모두에 전문성을 갖춘 전문가의 꼼꼼한 자문을 통해 사전에 분쟁의 소지를 명확히 정리하고 차단하는 것이 무엇보다 중요합니다.

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법무법인 정윤 IP·특허 그룹은 기업 소송을 비롯하여 계약검토 등, 자문의 영역에서도

고객께서 만족하시는 법률서비스 제공을 위해 늘 한결같이 최선을 다하겠습니다.